关于第10244346号“万雀家友乐及图”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2016]第0000097031号

申请人：松冈机电（中国）有限公司

委托代理人：北京谢天晴知识产权代理有限公司

被申请人：古春华

申请人于2016年03月07日对第10244346号“万雀家友乐及图”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求。我委依法受理后，依照《商标评审规则》第六条的规定，组成合议组依法进行了审理，现已审理终结。

申请人的主要理由：申请人前身系全球和全国最大的自动麻将机生产基地，“雀友”商标为申请人自创，已成为全国知名的麻将机品牌。争议商标与申请人的第1110578号“雀友QUEYOU”商标、第3221829号“雀友QUEYOU”商标（以下分别称引证商标一、二）构成类似商品上的近似商标。引证商标一已被商标局认定为驰名商标，并按照驰名商标获得了保护，鉴于引证商标一在争议商标申请注册前已具有一定的影响，争议商标的注册是对驰名商标的复制与模仿。争议商标的申请注册构成以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标，其注册使用易误导公众，扰乱正常的经济秩序。综上，争议商标的注册已构成《反不正当竞争法》第五条、《民法通则》第四条、《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第七条、第十条、第十三条、第三十条、第三十二条、第四十五条之情形，应予以宣告无效。

申请人向我委提交了以下主要证据（均为复印件）：

1、争议商标的商标详细档案；

2、第1110578号和第6792178号商标详细档案；

3、申请人公司介绍以及申请人“雀友”品牌麻将桌的产品照片宣传册；

4、2010年至2015年质量检测报告；

5、“雀友”品牌宣传图片；

6、商标驰字《2010》第377号《关于认定“雀友QUEYOU”商标为驰名商标的批复》文件；

7、2010年至2014年广告发票；

8、2010年至2015年部分经销商合同；

9、2010年至2015年产品发票；

10、2010年至2015年纳税证明；

11、“雀友”商标获得的荣誉；

12、杭州市工商行政管理局为申请人向国家工商行政管理总局出具的“关于要求加快审理雀友商标异议案的报告”；

13、杭州市工商行政管理局为申请人向国家工商行政管理总局出具的“关于要求加大保护雀友queyou驰名商标的报告”；

14、国家工商行政管理总局关于纠正“雀友科技有限公司企业名称的通知”；

15、2010年至2015年工商处罚决定书；

16、（2011）民申字第1431号最高人民法院民事裁定书；

17、浙江省高级人民法院（2011）浙知终字第133号民事判决书；

18、商标局下发的含有“雀友”文字商标异议或异议复审裁定书。

被申请人在规定期限内未予答辩。

经审理查明：1、争议商标由被申请人于2011年11月29日在第28类旱冰鞋等商品上提出注册申请，经商标局审查于2013年12月07日获准注册。

2、引证商标一由萧山市永裕物资贸易有限公司于1996年9月16日在第28类麻将商品上提出注册申请，于1997年9月28日获准注册，经续展，专用权期限至2017年9月27日。该商标经多次转让，最终于2008年3月14日转让于本案申请人。

3、引证商标二由浙江雀友娱乐设备有限公司于2002年06月25日在第28类玩具等商品上提出注册申请，于2003年11月14日获准注册，经多次转让程序，于2008年3月14日转让至申请人，经续展，专用权期限至2023年11月13日。

4、商标局于2010年10月认定申请人使用在“麻将”商品上的“雀友QUEYOU”商标为驰名商标。

本案中，争议商标获准注册日期早于2014年5月1日，根据法不溯及既往的原则，本案的实体问题应适用修改前的《商标法》，相关程序问题仍适用修改后的《商标法》。

我委认为，《民法通则》第四条、《反不正当竞争法》第五条的相关规定已体现在《商标法》的具体条款中，修改前《商标法》第七条系总则性条款，一般不作为商标评审的直接依据，根据当事人的理由、事实和请求，本案的焦点问题可归纳为：一、争议商标的注册是否构成修改前《商标法》第二十八条的规定。二、争议商标的注册是否构成修改前《商标法》第十三条所指之情形。二、争议商标的注册是否构成修改前《商标法》第三十二条所指之情形。

一、商标近似的判定，首先应认定指定使用的商品或者服务是否属于同一种或类似商品或服务；其次应从商标本身的形、音、义和整体表现形式等方面，以相关公众的一般注意力为标准，并采取整体观察与对比主要部分的方法，判断商标标志本身是否相同或者近似；同时，还应当考虑到商标的显著性、知名度和实际使用之情形。具体到本案中，争议商标指定使用的纸牌、运动球类、锻炼身体器械等商品商品分别与引证商标一、二核定使用的麻将、运动球类、锻炼身体器械等商品在功能用途、销售渠道等方面具有一定共同性，属于同一种或类似商品。争议商标完整包含了引证商标一、二共同的显著识别部分“雀友”，在文字构成、读音呼叫、外观等方面相近，含义亦无明显区别，属于近似商标。加之在案证据可以证明在争议商标申请日前，申请人“雀友”商标已具有一定知名度，引证商标一曾被商标局认定为驰名商标，在此情况下，争议商标若与引证商标一、二并存使用在上述同一种或类似商品上, 相关公众在隔离状态下施以一般注意力，易使相关公众认为上述商标标识的商品来源于同一主体或者其提供者之间具有特定联系，进而对商品来源产生混淆误认。因此，争议商标与引证商标一、二已构成使用在类似商品上的近似商标。争议商标的注册已构成修改前《商标法》第二十八条所指之情形。

二、申请人称其“雀友”商标曾被认定为驰名商标，应受到广泛的法律保护。我委在认定争议商标与申请人商标是否构成同一种或类似商品上近似商标时已考虑申请人商标的知名度因素，并基于申请人在先商标权对争议商标宣告无效，申请人权利已获法律保护。故我委对申请人所主张争议商标的申请注册属于修改前《商标法》第十三条规定的情形的主张不再评述。

三、修改前《商标法》第三十一条所称“在先权利”，是指在争议商标注册申请日之前，他人已经取得的除商标权以外的其他权利，包括商号权、著作权、外观设计专利权等。构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形，须满足的要件之一为：他人未注册商标于系争商标申请注册前在与争议商标指定的商品相同或类似的商品上在中国已使用，并具有一定知名度。本案中，由于申请人无效宣告理由及证据中未明确提出争议商标损害其除商标权利以外的其他何种在先权利。同时，鉴于引证商标一、二已在先注册，且争议商标与引证商标一、二已经构成使用于同一种或类似商品上的近似商标，在此情形下，争议商标不再适用上述规定。

此外，争议商标本身并无修改前《商标法》第十条所指有害于社会主义道德风尚或具有其他不良影响以及夸大宣传并带有欺骗性等情形。故争议商标的注册使用并未违反修改前《商标法》第十条之规定。

申请人所提其他的理由缺乏事实依据，我委不予支持。

综上，申请人无效宣告理由部分成立。

依照修改前《中华人民共和国商标法》第二十八条、《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我委裁定如下：

争议商标予以无效宣告。

当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向人民法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我委。

合议组成员：石 峰

徐鲁寅

汤 茜

2016年11月14日